VMT publiceerde begin juni al een kort bericht over deze zaak. In onderstaand artikel wordt nader ingegaan op de overwegingen van de rechter en wordt besproken welke lering bedrijven die met vleesvervangers de markt willen betreden, hieruit kunnen trekken.

Achtergrond van deze zaak

Impossible Foods is een Amerikaans bedrijf dat in Amerika sinds 2016 een plantaardige burger onder het merk Impossible Burger verhandelt. Zij beoogt ook de Europese markt te betreden, maar is hier nog in afwachting van een marktvergunning onder de GMO Verordening. De burger van Impossible Foods bevat namelijk genetisch gemodificeerd heem, wat zo’n vergunning noodzakelijk maakt.

Nestlé zoekt eveneens aansluiting bij de vraag naar meer plantaardige producten; ook zij heeft een plantaardige burger ontwikkeld. Nestlé had eind 2018 aangekondigd dit product onder de naam Incredible Burger te gaan verhandelen. Na waarschuwing door Impossible Foods dat deze naam inbreuk zou maken op haar merkrecht Impossible Foods heeft Nestlé in Amerika eieren voor haar geld gekozen. Daar is de Nestlé-burger geïntroduceerd onder de naam Awesome Burger.

In Europa heeft Nestlé wél het oorspronkelijk plan doorgezet en haar plantaardige burger vanaf februari 2019 onder de naam Incredible Burger op de markt gebracht. Ondertussen had Impossible Foods in februari 2019 in de EU een Uniemerk verkregen voor Impossible Burger. Nestlé heeft daartegen een zogenaamde nietigheidactie ingesteld bij het Europese Merkenbureau EUIPO. Volgens Nestlé zou de vastgelegde naam namelijk onvoldoende onderscheidend zijn, een van de vereisten onder het merkenrecht.

In de tussentijd is Impossible Foods echter naar de Nederlandse rechter gestapt. In de zaak voorgelegd aan de Haagse rechter vorderde Impossible Foods dat aan tien Nestlé-vennootschappen in Europa een verbod werd opgelegd verder gebruik te maken van het merk Incredible Burger. Daarom heen spon zich een kluwen van procedurele spaghetti.

Procedurele spaghetti

De zaak betrof een reguliere bodemprocedure, waarvan de afwikkeling met gemak anderhalf jaar kan duren. Daar had Impossible Foods natuurlijk geen zin in, dus zij had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens het aanhangige geding een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor wilde Nestlé graag een stokje steken met een schorsingsincident. In essentie stelde Nestlé dat de Haagse rechter zich van een oordeel diende te onthouden, zolang het EUIPO in Alicante niet had beslist of Impossible Foods überhaupt wel beschikte over een geldig merk.

Het schorsingsverzoek dat Nestlé opwierp betrof zowel de hoofdzaak als de gevorderde voorlopige voorziening. In de hoofdzaak werd dat verzoek toegewezen met als argument het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken over eenzelfde merkrecht binnen de EU. Wat betreft de voorlopige voorziening werd dat verzoek afgewezen, omdat een merkhouder altijd de mogelijkheid moet hebben haar merkrechten te beschermen.

Bovendien verklaarde de Haagse rechter zich op basis van de Verordening inzake het Uniemerk en twee Europese verdragen ten aanzien van alle tien gedaagde Nestlé-vennootschappen bevoegd kennis te nemen van de vordering van Impossible Foods. Het feit dat deze procedure niet was gestart in het land waar Nestlé binnen de EU het grootste marktaandeel heeft (Duitsland) en evenmin in het land waar de moedermaatschappij van Nestlé is gevestigd (Zwitserland) deed daar niet aan af.

Impossible Burger voldoet als merk

De verbodsvordering van Impossible Foods was dus gestoeld op merkinbreuk. Voordat de rechter toekwam aan beoordeling van deze vordering, moest eerst nog een aantal verweren van Nestlé worden beoordeeld. De rechter was het niet eens met de stelling van Nestlé dat Impossible Burger voor vleesvervangers uitsluitend beschrijvend is. De gemiddelde consument maakt op basis van deze naam niet zonder meer op dat dit een vegetarische burger is, die zoveel mogelijk op vlees lijkt.

Feitelijk is “impossible” juist anti-beschrijvend voor een burger die wel degelijk bestaat. Op dezelfde gronden oordeelde de rechter dat Impossible Burger niet elk onderscheidend vermogen voor vleesvervangers mist. Ook was bij gebruik van dit merk geen sprake van een louter lovende of wervende boodschap. Impossible Burger kan wel degelijk een herkomstfunctie als merk vervullen, die nog wordt versterkt door de relatie met de naamgeving van de merkhouder. Impossible Burger voldoet dus als merk, althans in de context van de voorlopige voorziening in de onderhavige zaak.

Het EUIPO kan hier te zijner tijd anders over beslissen, wat de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure zal beïnvloeden.

Randvoorwaarden merkinbreuk

Van merkinbreuk is onder meer sprake indien tussen twee merken verwarringsgevaar is te duchten. Om dit te beoordelen wordt bekeken of sprake is van overeenstemming tussen beide merken op visueel, auditief en begripsmatig vlak. Verder zijn relevant de mate van overeenstemming tussen de waren waarvoor het merk is geregistreerd en waarvoor het teken wordt gebruikt, de mate van onderscheidende kracht van het merk en het in aanmerking komende publiek bij beoordeling van het verwarringsgevaar.

Volgens Nestlé is het relevante publiek in deze zaak feitelijk het algemene publiek, nu de meeste mensen vlees, vis en gevogelte, dan wel vervangers voor deze producten consumeren. De rechter was het hiermee eens. Hij oordeelde verder dat het aandachtsniveau bij het aanschaffen van dergelijke alledaagse consumptieartikelen relatief laag is.

Verwarringsgevaar aannemelijk geacht

De rechter oordeelde dat er visueel een behoorlijke mate van overeenstemming bestaat tussen Impossible Burger en Incredible Burger. Merk en teken hebben elk zes lettergrepen, het eerste woord is op dezelfde wijze opgebouwd en tweede woord is identiek. Fonetisch stemmen merk en teken in zekere mate overeen volgens de rechter, alhoewel op dit vlak ook wel verschil bestaat. Vanwege het identieke aantal lettergrepen is de cadans hetzelfde, maar de tweede lettergreep verschilt duidelijk.

Begripsmatig is slechts sprake van geringe mate van overeenstemming: “impossible” is nu eenmaal iets anders dan “incredible”, waarbij de rechter ervan uitgaat dat de gemiddelde consument van vleesvervangers in de EU in staat is de betekenis van deze Engelse woorden te bevatten. Enige begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken ligt besloten in het feit dat beide een vraag oproepen: “Wat is dan zo onmogelijk c.q. ongelofelijk?”

Nu zowel Impossible Burger als Incredible Burger worden gebruikt voor vleesvervangers en eerder was vastgesteld dat het aandachtsniveau bij de aanschaf van dergelijke producten laag is, acht de rechter verwarringsgevaar aannemelijk. Twee verzwarende feiten droegen daaraan bij.

Verzwarende feiten

Ten eerste had al daadwerkelijk verwarring plaatsgevonden, nog voordat de Impossible Burger in de EU op de markt was. Ten tweede had Impossible Foods onweersproken gesteld dat in de zomer van 2018 gesprekken hadden plaatsgevonden tussen partijen over een mogelijke samenwerking. Deze zou naar verluidt vorm krijgen door een licentie te verstrekken door Impossible Foods aan Nestlé voor gebruik van het merk Impossible Burger.

In zo’n kader is aannemelijk dat uitwisseling van vertrouwelijke informatie heeft plaatsgevonden, terwijl Nestlé nog tijdens de lopende gesprekken de Incredible Burger had gelanceerd. Hierdoor ontstaat bij de rechter de indruk dat Nestlé een bewuste strategie heeft gekozen om succesvolle lancering van de Impossible Burger in de EU te frustreren.

Verbodsvordering gerechtvaardigd

Onder deze omstandigheden oordeelde de rechter de gevraagde gebodsvordering gerechtvaardigd. Nestlé had hier nog tegenin gebracht dat zo’n verbod, ook in de vorm van een tijdelijke voorziening voor de duur van de hoofdzaak, erop neer zou komen dat zij haar product zou moeten “rebranden” en de huidige voorraad zou moeten vernietigen. Dit zou in feite neerkomen op definitieve maatregelen.

De rechter stelde hier tegenover dat Nestlé’s marktintroductie van de Incredible Burger in februari 2019 feitelijk at risk was. Zij wist dat volgens Impossible Foods haar merk inbreuk maakte op het merk Impossible Foofd en had hiervoor niettemin toch gekozen. De inbreukvordering werd daarom voor de hele EU toegewezen, met uitzondering van louter beschrijvend gebruik (namelijk als onderdeel van een Engelstalige zin zonder accentueringen in lettergrootte of hoofdletters).

Analyse

Dit is een vergaande beslissing op basis van slechts overtuigende visuele overeenstemming tussen merk en teken. Dit geldt temeer nu de Impossible Burger hier nog niet op de markt is. Vanuit dat perspectief is het van belang te weten dat bij een verbodsvordering op basis van een merkrecht het niet een vereiste is dat dat merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zo’n vereiste geldt pas vijf jaar na registratie, bij gebreke waarvan het ongebruikte merk kwetsbaar is voor vernietiging.

Verder wordt in dit geval de (enigszins) beperkte overeenstemming tussen merk en teken ruim gecompenseerd door de identiteit tussen de waren, namelijk vleesvervangers. Daar bovenop komen de verzwarende feiten, op basis waarvan de rechter lijkt te oordelen dat Nestlé deze situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Vanwege het unitaire karakter van het Uniemerk beperkt deze situatie zich niet tot Nederland, maar heeft Nestlé een EU-wijd verbod opgelegd gekregen.

Ken niet alleen de regels maar ook de markt

Wat kunnen bedrijven die nieuwe vleesvervangers of andere alternatieve eiwitten op de markt willen introduceren hiervan leren? In een eerdere bijdrage aan VMT informeerden wij over de mogelijke namen voor alternatieve eiwitten volgens de wet. Daaruit bleek dat op basis van specifieke Europese regels en rechtspraak een aantal restricties bestaat voor de keuze van zo’n naam (voorbeeld: gebruik van zuivelnamen is niet toegestaan voor niet-zuivel producten). Ook op nationaal niveau bestaan er soms beperkingen op basis van zogenaamde gereserveerde aanduidingen (voorbeeld: “gehakte biefstuk” mag alleen worden gebruikt voor gehakt van rund met een vetpercentage van minimaal zes procent).

Deze uitspraak leert dat het niet genoeg is de regels te kennen; kennis van de markt is daarnaast onmisbaar. Onderzoek dus die markt en haar spelers vóór introductie van nieuwe innovatieve levensmiddelen, niet alleen in de thuismarkt maar ook in andere mogelijke markten.

Doe onderzoek naar de beschikbaarheid van de beoogde productnaam en handel naar de uitkomst. Dat kan de vorm krijgen van een alternatieve naam of een co-existentie overeenkomst met de onderneming die een mogelijk overeenstemmende naam voert. Bij twijfel is in zo’n geval echter de wijze raad: “niet inhalen”.

Auteur: Karin Verzijden, Axon Advocaten, kennispartner van VMT