Leidend voor de wetgeving op het gebied van merkenrecht in alle landen van de Europese Gemeenschap is een Europese Richtlijn. De rechtsregels uit deze richtlijn moeten door de nationale overheden van de lidstaten verplicht worden overgenomen en verwerkt in de eigen wetgeving.

Als er vragen zijn over de uitleg van de richtlijn, worden ze voorgelegd aan het Europese Hof. In diverse arresten heeft het Hof uitspraken gedaan over het onderscheidend vermogen van merken. Zo is duidelijk wat wel en wat niet wordt geaccepteerd als onderscheidend kenmerk. Als een merk een product omschrijft, is het niet onderscheidend.

Woordmerk
Het meest gebruikte onderscheidingskenmerk is het woordmerk. Een woordmerk bestaat uit letters en/of cijfers, zonder logo.
Een belangrijke uitspraak van het Europese Hof over woordmerken is het zogenaamde Biomild-arrest uit 2004. Het merk Biomild, voor yoghurt met een milde smaak van Campina, werd in de Benelux ter inschrijving geweigerd. De reden was dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft voor voedingsmiddelen, waaronder zuivelproducten. Het Europese Hof oordeelde dat de woordcombinatie Biomild niet origineel is en geen fantasiebenaming is.

De Nederlandse rechter had vragen gesteld aan onder meer het Europese Hof. Uit de antwoorden van het Europese Hof bleek dat naast het beoordelen of de twee woorden Bio en Mild beschrijvend zijn, ook gekeken moet worden of het nieuwe woord meer is dan de som der delen. Dit kan zijn een diepere betekenis of een woordspeling.

De Nederlandse rechter heeft in januari van dit jaar met deze antwoorden in handen de eisen van Campina afgewezen. Er was dan ook terecht geoordeeld dat Biomild weliswaar een nieuw woord is bestaande uit twee woorden waarvoor synoniemen mogelijk zijn, maar dat dit nog niet wil zeggen dat het teken Biomild als merk kan functioneren.
Vormen
Het flesje van Coca-Cola is een wereldwijd bekend voorbeeld van een vormmerk. Aan de vorm van de fles is zelfs zonder etiket het product te herkennen. Ook het zoutje Wokkel is in merkenland bekend. Al in 1983 bevestigde de Nederlandse rechter dat de schroefvorm van dit zoutje een vormmerk is.
Vormmerken worden vaak pas als zodanig erkend nadat is aangetoond dat het publiek de vorm als een herkomstteken herkent. De praktijk toont aan dat vormmerken niet snel ter inschrijving worden geaccepteerd.

Zo is de aanvraag van de bekende Corona-bierfles tot inschrijving van een vormmerk afgewezen. De aanvraag betrof een doorzichtige fles met lange hals, gevuld met een gele vloeistof en een schijfje limoen vastgeklemd in de hals. Reden voor afwijzing was dat de totaalindruk van vorm en kleurgebruik op de consument niet overkomt als een merk. In zijn geheel beschouwd, aldus het Hof, verschilde de aangeboden vorm niet wezenlijk van in de handel gebruikelijke basisvormen voor drankenverpakking.

Alleen aan een vormmerk dat duidelijk afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche wordt onderscheidend vermogen toegekend. Die toekenning wordt bemoeilijkt omdat rechtbanken ervan uitgaan dat consumenten niet gewend zijn om een vorm als merk te zien. Daarnaast kunnen vormen van producten en verpakkingen als model worden geregistreerd. Modelregistratie is bestemd voor bescherming van de vormgeving van voortbrengsels die op industriële of ambachtelijke manier zijn gemaakt (zie VMT 4, 2006, 28-29).

Kleuren
Er zijn ondernemers die een kleur of een combinatie van kleuren gebruiken om een product of dienst te laten opvallen. Bekend zijn het blauw van de Belastingdienst, het geel van babyverzorgingsmiddelen van Zwitsal of het groen van Primafoon. Het Europese Hof heeft bepaald dat een kleur een merk kan zijn op voorwaarde dat het merk is ingeburgerd. Daarvan is in het algemeen pas sprake na vijf jaar intensief gebruik.
In de food zijn nog geen belangrijke uitspraken van kleurmerken bekend.

Geuren en klanken
Het is nog niet gebruikelijk, maar de merkenwetten sluiten niet uit dat geuren en klanken een merk kunnen zijn. Het probleem is de registratie – daarvoor is een grafische weergave nodig. Het Europese Hof heeft bepaald dat een scheikundige formule te ingewikkeld is als weergave van een geur en dat een omschrijving niet objectief genoeg is. De Europese rechter stond achter de weigering door het Europese Merkenbureau van een verzoek tot inschrijving van het merk ‘de geur van een rijpe aardbei’ met de afbeelding van een rijpe aardbei in kleur. Een reden voor de weigering was dat de afgebeelde vrucht geen grafische voorstelling was van het geurmerk. Bovendien verschilt de geur van rijpe aardbeien per variëteit en is de interpretatie van de omschrijving is te subjectief.
Voor klankmerken erkent het Europese Hof de notenbalk als middel om een klankmerk weer te geven. Een beschrijving van een klank, zoals het gekraai van een haan, is niet voldoende.

Conflicten
Het onderscheidend vermogen van merken speelt niet alleen een rol bij het aanvragen van de bescherming, maar ook bij conflicten. Daarbij gaat het meestal om de vraag of verwarring bij het publiek mogelijk is. Zal de consument – bij twee merken voor eenzelfde product of dienst – denken dat de merken dezelfde herkomst hebben?

Recent heeft het Europese Hof aangenomen dat er een risico op verwarring bestaat tussen de merknamen Ferro en Ferrero voor voedingsmiddelen. De Nederlandse rechter ziet geen risico op verwarring tussen McDonald’s, McSnack , en andere Mc-namen voor voedingsmiddelen versus McSmart voor voedingssupplementen.
Alle uitspraken pleiten voor een fantasievol merk met veel onderscheidende kracht. Dat maakt de inschrijving gemakkelijker, de beschermingsomvang groter en biedt ruimere mogelijkheden voor bezwaar tegen overeenstemmende merken.